Waren- of dienstmerken zijn namen, logo’s of andere tekens  waarmee een bepaald product of dienst onderscheidend vermogen krijgt ten opzichte van concurrerende producten. Het merk geeft de oorsprong van het product of dienst aan en daarmee een kwaliteitswaarborg en is een belangrijk marketinginstrument. 

Bij het kiezen van een merk dient dan ook aan het criterium van een onderscheidend vermogen te worden voldaan.

In Nederland gelden op dit terrein het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom en de Europese Merkenverordening (EU) 2015/2424) . 

Bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (“BBIE”) in Den Haag kan men een merk deponeren, dat in de drie landen van de Benelux beschermd wordt. Bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (“EUIPO”) in Alicante, Spanje kan men een merk deponeren voor alle landen van de Europese Unie. Voor wat betreft rechtsregels komen het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom en de Europese Merkenverordening in belangrijke mate overeen. Zowel het BBIE als het EUIPO toetsen een merkaanvrage voor registratie van het merk door middel van een merkenonderzoek op strijd met reeds bestaande merken en aan de vereisten van het Verdrag c.q. de Verordening en kunnen een aanvrage weigeren. Indien men gelijktijdig in meerdere landen buiten de Europese Unie, of binnen de Europese Unie zonder dat men een Europees merk wil aanvragen, een merk wil beschermen, dan kan men indien men reeds een Beneluxmerk heeft bij het BBIE of ingeval men een Europees merk heeft bij het OHIM een internationale aanvraag onder de Overeenkomst en het Protocol van Madrid doen, waarbij men aangeeft in welke landen bescherming gewenst is.

Wat kan als merk gelden? Als merken zijn erkend: tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of verpakking en alle andere tekens die dienen om de waren of diensten te onderscheiden, waaronder ook geuren en geluiden. Een merk kan dus een veelheid aan verschijningsvormen hebben. Als tekening (logo) is het Philips logo algemeen bekend. Philips zelf is als woord (letters) eveneens een merk, evenzeer als het een handelsnaam is. Dat ook een vorm van een product een merk kan zijn, wordt geïllustreerd door het bekende voorbeeld van de Coca-Cola flesjes. Deze typerende vorm onderscheidt Coca-Cola van alle andere limonades. Het spreekt voor zich dat in veel gevallen een combinatie van bovengenoemde mogelijkheden wordt gebruikt. Zelfs kleuren (KPN-groen) kunnen worden geaccepteerd als merk, evenals geluiden (de Randstad jingle).

Het grootste probleem voor het verkrijgen van merkrechten vormt het hebben van onderscheidend vermogen. Te eenvoudig, zoals een cirkel met één streep, is onvoldoende. Eveneens is het niet mogelijk om beschrijvende woorden of een soortnaam als merk te gebruiken zoals "Chocolaatje", of 'bromfiets'. Daarnaast mag een merk niet botsen met een reeds bestaand merk voor soortgelijke producten of daarmee verwarring scheppen bij het publiek.

Het merkrecht geldt in beginsel zowel onder het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom als de Europese Merkenverordeningvoor tien jaar maar het kan telkens met een periode van tien jaar worden verlengd. Een merk kan echter vervallen indien deze verlenging niet plaatsvindt, indien het merk gedurende 5 jaar of meer niet wordt gebruikt of wanneer het merk door toedoen van de merkhouder tot een soortnaam is geworden (b.v. maïzena).

Merkinbreuk

Inbreuk op merken in het buitenland (ook wel ‘counterfeit’ genoemd), waarbij veelal wordt gewezen naar landen in Zuidoost-Azië of in Oost-Europa, komt helaas veelvuldig voor. Vaak biedt de lokale merkenwetgeving een zwakke bescherming voor de (buitenlandse) merkhouder. Het opsporen van producenten die valse merken gebruiken vergt een grote inspanning, waarbij geconstateerd moet worden dat nadat een fabriek van imitatieproducten gesloten is, verschillende nieuwe elders geopend worden. Om een einde te maken aan deze praktijken, die enerzijds een financiële strop betekenen voor de merkhouders en anderzijds gevaarlijk kunnen zijn voor de consumenten, is gecoördineerde politieke druk op de overheden van de landen waar dit soort overtredingen veelvuldig plaatsvindt, noodzakelijk. Het zijn niet enkel de bekende (sterke) kleding- en parfummerken die onder imitatie lijden, doch in toenemende mate ook industriële ondernemingen in de ICT en kapitaalgoederenmarkt en mediabedrijven. Onder meer de World Trade Organization (“WTO”) besteedt veel aandacht aan de bescherming van intellectuele eigendomsrechten en stelt een effectief systeem van bescherming van intellectuele eigendomsrechten als voorwaarde voor toetreding van nieuwe leden. Als gevolg hiervan is de handhaving van merkrechten in bijvoorbeeld China aanmerkelijk verbeterd na diens toetreding tot de WTO in 2001. 

Heeft men eenmaal een merk gedeponeerd (vaak wordt dit aangegeven met een in een cirkel geplaatste 'r' van 'registered' of het Amerikaanse 'TM' ('trademark') dan kan men daar voor de producten en/of diensten waarvoor het merk is geregistreerd exclusief gebruik van maken. De merkhouder kan optreden tegen derden die van zijn merk gebruik maken op welke wijze dan ook. Overeenstemmende tekens, b.v. een woordmerk dat slechts enkele letters afwijkt van het beschermde merk of dat door de totaalindruk grote verwarring schept (bijv. Klarein (schoonmaakmiddel) en Clareyn (jenever), kunnen daardoor verboden worden.

Er zijn vier categorieën van merkinbreuk mogelijk:

  1. Namaakproducten
  2. Aanhaken/look alikes
  3. Overeenstemmend merk voor andere waren/diensten
  4. Gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten.

In het algemeen kan de merkhouder eisen, dat het de inbreukmaker wordt verboden zich nog langer van het merk te bedienen en kan de merkhouder, indien hij schade kan aantonen, schadevergoeding eisen.

Parallelimporten

Belangrijk om te vermelden is de ontwikkeling betreffende parallelimporten. Hiervoor is reeds aangegeven dat het handelaren vrijstaat partijen goederen die officieel op de markt van de Europese Unie zijn verschenen, dus of hier zijn geïmporteerd of zijn geproduceerd door of met toestemming van de rechthebbende (producent, merkhouder), te verhandelen. Dit betekent dat binnen de EU-lidstaten deze 'vrij in het verkeer' gebrachte goederen overal verhandeld mogen worden en niet verplicht afgenomen moeten worden van de officiële merkhouders in het land waarvoor de goederen zijn bestemd. Om deze redenen kon bijvoorbeeld een aantal Nederlandse drogisterijketens stunten met dure parfums. Zij hadden de mogelijkheid gevonden om deze producten elders in de EU goedkoop te kopen en in Nederland ver beneden de officieel door de Nederlandse importeur vastgestelde verkoopprijzen aan de consument te verkopen. Fabrikanten en importeur waren hier niet blij mee, maar konden juridisch niets ondernemen. Door een aantal rechterlijke uitspraken is het de officiële merkhouders echter wel toegestaan op te treden tegen parallelimporten van buiten de EU, omdat deze goederen niet in de EU in het vrije verkeer zijn gebracht door of met toestemming van de merkhouder. 

Officiële merkhouders worden dus nog steeds goed beschermd. Een parallelimporteur mag Lee-spijkerbroeken dus wel van de officiële dealer in Finland kopen en in Nederland verhandelen, maar mag niet op eigen houtje deze broeken in Rusland opkopen en hier verkopen.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder